Обобщение

като се приема, че ответниците не са показали „разумно опасение, че ще бъдат изправени пред съдебен иск за нарушение на неотменените искове за патент, които ответниците се стремят да обезсилят“, когато ищецът „недвусмислено [] се отказа от правото да предяви срещу ответниците всяко [от неоспореното] искане“

lilly

Мнение

№ IP 98-1394 C B/S.

Jan M Carroll, Barnes Thornburg, Indianapolis, IN, Allen M Sokal, Finnegan Henderson Farabow Garrett Dunner LLP, Washington, DC, за ищец.

Stephen E Arthur, Harrison Moberly, Indianapolis, IN, Arnold H Krumholz, Lerner David Littenberg Krumholz Mentlik, Westfield, NJ, за Zenith Goldline Pharmaceuticals, ответник.

Daniel P Byron, McHale, Cook Welch, P.C., Indianapolis, IN, Ethan Horwitz, Darby Darby, New York City, Andrew J. Miller, Budd Larner Gross Rosenbaum, Short Hills, NJ, за Cheminor Drugs Ltd., ответник.

Daniel P. Byron, McHale, Cook Welch, P.C., Indianapolis, IN, Marc S Gross, Darby Dabry, New York City, Andrew J Miller, Budd Larner Gross Rosenbaum, Short Hills, NJ, за Schein Pharmaceuticals, Inc., ответник.

Daniel P Byron, McHale, Cook Welch, P.C., Indianapolis, IN, Ethan Horwitz, Darby Darby, New York City, за Reddy-Cheminor Inc.

Едуард А Мейлман, Остроленк Фабер Герб Софен, Ню Йорк, Хенри Дж Прайс, Прайс Потър Джаксън Мелициц, Индианаполис, Индиана, за Teva Pharmaceuticals, USA Inc., ответник.

ВХОДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ЧАСТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ИСКАТЕЛЯ, КОЕТО ОТХВЪРЛЯ ЗА ЛИПСА НА ПРЕДМЕТ НА ПРЕДМЕТ

BARKER, главен съдия.

Ищецът, Eli Lilly and Company ("Lilly"), предявява иск за нарушаване на патент срещу ответниците, Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc. ("Zenith"), Teva Pharmaceuticals USA ("Teva"), Cheminor Drugs, Ltd., Reddy-Cheminor, Inc. (заедно "Cheminor") и Schein Pharmaceutical, Inc. ("Schein"). Lilly твърди, че обвиняемите са нарушили претенции 6 и 7 от американския патент № 4,626,549 на Lilly ("'549 патент"), който се отнася до активната съставка в антидепресантното лекарство на Prozac® Lilly. Teva, Cheminor и Schein са подали насрещни искове с декларация, оспорвайки валидността и нарушението на претенции 6 и 7 от патента „549“. Тези обвиняеми също така търсят декларация за недействителност и ненарушаване на други претенции от патент „549, по-специално претенции 1-5, 8 и 9, въпреки че Лили не е предявила тези искове срещу тях. Lilly предприема искане за отхвърляне на части от тези насрещни искове, включващи неутвърдени искове, твърдейки, че по отношение на претенции 1-5, 8 и 9 не съществуват никакви случаи или противоречия, а оттам и предметна юрисдикция. ГРАНТ Предложението на Lilly за отхвърляне на онези части от насрещните искове на ответниците, отнасящи се до претенции 1-5, 8 и 9 от патент „549“.

Ответникът Zenith не е подал насрещен иск, с който оспорва тези неутвърдени патентни искове. Следователно нашето последващо използване на термина „обвиняеми“ в този запис се отнася само за Teva, Cheminor и Schein.

Дискусия

Ищецът Eli Lilly първоначално е завел отделни искове за нарушение на патента срещу Zenith (IP 98-1394-CB/S), Teva (IP 98-1435-CB/S) и Cheminor (IP 99-0024-CB/S), които впоследствие се консолидирахме в това едно действие. На 2 декември 1986 г. Службата за патенти и търговски марки на САЩ („PTO“) издава на Lilly United States патент № 4,626,549, озаглавен „Лечение на затлъстяването с арилоксифенилпропиламини“. Патентът „549“ обхваща употребата на фармацевтичния флуоксетин хидрохлорид, основна съставка в Prozac®, лекарството с рецепта на Lilly, широко използвано за лечение на депресия и обсесивно-компулсивни разстройства. Патентът „549 изтича на 2 декември 2003 г. Претенция 6 от патент 549 претендира за метод за блокиране на усвояването на мозъчния химичен серотонин от мозъчните неврони при животни чрез прилагане на животните на определено количество флуоксетин или един от неговите фармацевтични продукти. -приемливи соли. Претенция 7 от патент „549“ претендира метод за блокиране на поглъщането на серотонин от мозъчните неврони при животни чрез прилагане на животно на блокиращо серотонин количество флуоксетин.

Lilly твърди, че всеки ответник е нарушил претенции 6 и 7 от патента „549“, като е подал до FDA съкратена нова заявка за наркотици („ANDA“), в която ответниците са искали да получат одобрение за пускане на пазара на родова версия на флуоксетин хидрохлорид преди изтичането на патентът от 549, в нарушение на 35 USC § 271 (д) (2) (А). Обвиняемите Teva, Cheminor и Schein са насрещни искове, твърдейки, че в допълнение към исковете, които Лили предявява срещу тях (претенции 6 и 7), останалите искове на патент „549 (претенции 1-5, 8 и 9) не са нарушени и са невалидни.

В жалбата на Lilly срещу Schein се твърди, че Schein е сключил споразумение за стратегически съюз с ответника Cheminor, за да продава, продава и разпространява всякакви фармацевтични продукти, които Cheminor е произвеждал или ще произвежда в бъдеще. По този начин, докато Schein може да не е представил ANDA на FDA, Lilly твърди, че Cheminor също е подал ANDA от името на Schein, което е довело до твърдяното нарушение на Schein на претенции 6 и 7 от патента '549. Лили също така твърди, че Schein е накарал Cheminor да наруши претенции 6 и 7, като е сключил и приложил Споразумението за стратегически съюз. Вижте 15 октомври 1999 г. Am.Compl. ¶¶ 13-22.

Lilly предприема действия, за да отхвърли насрещните искове на ответниците, които оспорват валидността на патентните искове, които не са поставени в противоречие с жалбата на Lilly. Lilly твърди, че няма действително противоречие относно неутвърдени патентни искове и следователно, че ни липсва предметната юрисдикция върху частите от насрещните искове на ответниците, включващи тези патентни искове.

Ответниците обикновено се съгласяват, че не съществува действително противоречие по отношение на претенции 1-3, 8 и 9 от патента „549“, въпреки че те твърдят, че противоречие съществува по отношение на претенции 4 и 5 от патента „549“. Ответниците разсъждават, че тяхната добросъвестна вяра относно недействителността и ненарушаването на искове 4 и 5 (въпреки че Lilly не е отстоявала тези искове срещу тях в този съдебен спор) е от значение за въпроса дали Lilly в крайна сметка може да има право на присъждане на разходи или адвокатски хонорари в това действие. Сега пристъпваме към разглеждане по същество на споровете на страните.

Разгледахме донякъде подобен проблем в Ели Лили и компания срещу Barr Laboratories, Inc., No 96-0491-C-B/S. Вижте Съдът от 28 май 1998 г. Влизане в 4-10.

Законът за декларативното решение в съответната част предвижда:

В случай на действително противоречие в рамките на неговата юрисдикция,. . . всеки съд на Съединените щати, след подаване на подходяща молба, може да декларира правата и други правоотношения на всяка заинтересована страна, която иска такава декларация, независимо дали е или може да се търси допълнително облекчение. Всяка такава декларация има силата и действието на окончателно съдебно решение или постановление и подлежи на преглед като такава.

Трябва да има както (1) изрична заплаха или друго действие от страна на патентопритежателя, което създава разумно опасение от страна на декларатора, че ще бъде изправен пред съдебен иск, така и (2) настояща дейност, която може да представлява нарушение или конкретни стъпки взети с намерението да провеждат такава дейност.

Например, Lilly изрично признава своя „отказ от бъдещ иск срещу [подсъдимия] Cheminor по тези искове на патент от 549 [искове 1-5, 8 и 9] премахна всяка теоретична възможност за всяко разумно схващане, че Cheminor ще се сблъска с нарушение иск, основан на неутвърдените искове. С оглед на този отказ, Lilly никога не може да изпълни тези неутвърдени искове срещу Cheminor въз основа на подадената от Cheminor флуоксетин хидрохлорид ANDA, която е довела до това дело. Вижте Pl. От 1 март 1999 г. Mem.Supp. Mot. Уволнение в 6: Burwell Decl., Def.Ex. 3 (26 февруари 1999 г. писмо от Lilly до Cheminor за отказ от всички искове за нарушение, с изключение на тези, свързани с претенции 6 и 7 от патента „549“).

Освен това, отделно от първия зъб на теста за съдебно решение, обвиняемите не успяват да изпълнят второто изискване за намиране на действително противоречие в контекста на патентно искане. По-конкретно, обвиняемите не успяват да установят, че настоящите им дейности могат да представляват нарушение на претенции 1-5, 8 или 9 от патента '549, или че те са предприели конкретни стъпки с намерението да провеждат такава потенциално нарушаваща дейност. Lilly изтъкна това твърдение в брифинга си за молбите си за уволнение, но обвиняемите не успяват да отговорят, предоставяйки още една основа за заключението, че ни липсва предметната юрисдикция по неутвърдени искове 1-5, 8 и 9 от патент „549“. Вижте напр., Pl. От 10 юни 1999 г. Отговор в 1; Защита Памет на Тева Opp.Mot. Отхвърлете 1-6.

Обвиняемите обаче са изложили две изкривени обяснения защо съществува противоречие по отношение на претенции 4 и 5 от патента '549. Първо, обвиняемите твърдят, че претенции 4 и 5 са ​​невалидни поради двойно патентоване. След това обвиняемите се позовават на 35 USC. § 288, твърдейки, че патентопритежателят не може да си възстанови разходите, освен ако в Службата за патенти и търговски марки не е вписан отказ от отговорност за невалидна искова молба преди започване на иска за нарушение на патентопритежателя. Аргументът на ответниците продължава, че тъй като според него искове 4 и 5 са ​​невалидни и тъй като Lilly претендира право на разноски в това действие за нарушение, включващо искове 6 и 7, определянето дали Lilly има право на разноски зависи от това дали искове 4 и 5 са валидни. (Lilly очевидно не е подал отказ от претенции 4 и 5 пред PTO.) Lilly се присъединява към това, че тълкуването на подсъдимите на член 288 в контекста на справедливост е напълно нелогично и без никаква правна подкрепа. Ние сме съгласни.

Винаги, когато без измамно намерение искът за патент е невалиден, може да се поддържа иск за нарушение на иск за патент, който може да бъде валиден. Патентопритежателят не възстановява разноски, освен ако в Службата за патенти и търговски марки не е подадена декларация за отказ от невалидна претенция преди започване на делото.

Ответниците изтъкват втори, подобен аргумент защо съществува противоречие по отношение на претенции 4 и 5. Ответниците твърдят, че тъй като Лили може да поиска присъждане на адвокатско възнаграждение съгласно 35 U.S.C. § 285, тяхната добросъвестна вяра в недействителност на патента и/или ненарушаване е от значение за побеждаването на всеки иск за адвокатско възнаграждение. Вижте 35 САЩ. § 285 („Съдът в изключителни случаи може да присъди разумни адвокатски хонорари на преобладаващата страна.“). По този начин обвиняемите твърдят, че тяхното добросъвестно убеждение за недействителността на патенти 4 и 5 от „549“ създава противоречие относно това дали Lilly има право на адвокатско възнаграждение по искове 6 и 7. Намираме аргумента на обвиняемите изцяло неуспешен.

Добросъвестното намерение на обвиняемите относно un предявените искове не са от значение за нашето преценка по преценка дали Lilly (ако приемем, че е преобладавало) ще има право на такси за изпълнение на заявените искове от патент „549“. Дори ако добросъвестността на обвиняемите по отношение на непотвърдени искове е била релевантна за разследването на хонорара на адвокатите, ние не можем да установим как това незначително значение за обезпечаващо дело би създало достатъчно „противоречие“ по отношение на основния въпрос, по който първо трябва да имаме предмет юрисдикция, а именно дали обвиняемите са нарушили твърди претенции 6 и 7 от патент '549. Съответно заключаваме, че няма действително противоречие между Лили и ответниците по отношение на претенции 1-5, 8 и 9 от патент „549“.

Окончателният въпрос изисква разрешаване, преди да отхвърлим частите от насрещните искове на ответниците, включващи неутвърдени патентни искове 1-5, 8 и 9. Ответниците, предвиждащи вероятното отхвърляне на частите от своите искове, свързани с тези неутвърдени искове, искат да отхвърлим тези искове без предразсъдъци. Lilly се присъединява отново, че уволнението с предразсъдъци е оправдано, тъй като за всички практически цели обвиняемите никога няма да бъдат съдени за нарушаване на патент на неотстояваните искове поради безусловния отказ на Lilly от иск. Съгласни сме с Лили, че въпросът е до голяма степен спорен, но стигаме до извода, че уволнението без технически предразсъдъци е оправдано, като се има предвид нашето мнение, че ни липсва предметната юрисдикция по неотстояваните искове.

Отбелязваме обаче, че не е безпрецедентно за окръжен съд да прекрати дадено дело с предразсъдъци поради липса на компетентност по предмета. Всъщност апелативните съдилища са потвърдили такива решения дори когато окръжният съд е отхвърлил случая като нарушаващ случая на член III и изискване за противоречие, въпреки че в тези случаи въпросът дали окръжният съд е трябвало да прекрати делото със или без предразсъдъци не е бил проблем. Вижте Super Sack, 57 F.3d при 1055, 1060; Vorhees срещу Браун, № 96-4109, 1998 WL 54657, в * 1 (7-ми кръг, 4 февруари 1998 г.).

В крайна сметка Lilly се съгласи да се откаже от всички искове за нарушение срещу обвиняемите, свързани с техните минали, настоящи и бъдещи дейности, произтичащи от техните декларации за ANDA (поне по отношение на седемте неутвърдени искове от патента '549). Ответниците не са разумно задържани по иск за нарушение на неутвърдените искове за патент и, следователно, ние не разполагаме с юрисдикция върху частите от насрещните искове на ответниците, свързани с тези искове. Предложението на Lilly за отхвърляне на насрещните искове на ответниците, оспорващи валидността на претенции 1-5, 8 и 9 от патента „549“, трябва да бъде ПРЕДОСТАВЕНО.